У сучасному світі торговельні марки (далі – ТМ) відіграють надзвичайно важливу роль у формуванні ділової репутації, захисті бренду та забезпеченні конкурентних переваг. ТМ є не лише елементом комерційного успіху, а й важливим активом, який підлягає правовій охороні. Однак наявність зареєстрованої ТМ ще не гарантує її безумовного захисту — важливим чинником є її активне використання. В умовах динамічного ринку та постійних змін у власності на об’єкти інтелектуальної власності зростає значення правової культури та усвідомлення обов’язків, пов’язаних із володінням цими правами. Одним із актуальних аспектів є відповідальне ставлення до використання ТМ та дотримання строків, передбачених законодавством, адже ігнорування цих вимог може призвести до втрати правової охорони.
Обставини справи
За ініціативи IP офісу Велика Палата Верховного Суду поставила крапку у проблематиці застосування порядку обчислення п’ятирічного строку невикористання ТМ її власником як підстави для дострокового припинення її дії за рішенням суду.
У 2023 році “Єврокеш” С.А. звернулось до Господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю “ДОМІНУС-К” та IP офісу про дострокове припинення дії свідоцтва на ТМ та зобов’язання внести до Державного реєстру свідоцтв на ТМ відповідні зміни. Позовні вимоги ґрунтувалися на тому, що ТМ не використовується власником на території України протягом останніх п’яти років, що перешкоджає Позивачу отримати на території України правову охорону його торговельним маркам за міжнародними реєстраціями.
Рішенням Господарського суду міста Києва від 30 квітня 2024 у справі № 910/8781/23 у задоволенні позову відмовлено повністю з підстав того, що з дати отримання ТОВ “ДОМІНУС-К” прав на використання спірного знаку від попереднього власника та станом на час звернення Позивача до суду не сплив передбачений законодавством п’ятирічний строк безперервного невикористання знаку, а тому відсутні правові підстави, передбачені Законом України від 15.12.1993 № 3689-XII “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”, для дострокового припинення дії свідоцтва.
Постановою Північного апеляційного господарського суду від 22 серпня 2024 апеляційну скаргу “Єврокеш” С.А. задоволено частково та прийнято нове рішення, яким задоволено позовні вимоги в частині дострокового припинення дії свідоцтва України на ТМ на території України в частині всіх послуг 35 та 42 класів МКТП, для яких надана правова охорона.
Суд апеляційної інстанції, частково задовольняючи позовні вимоги, вказав, що і Закон №3689-XII, і Угода про асоціацію встановлюють вимогу щодо безперервного використання саме ТМ в Україні, а не щодо безперервного використання ТМ конкретним власником, який може періодично змінюватись. Чинне законодавство України не ставить можливість дострокового припинення дії свідоцтва на знак для товарів і послуг у залежність від зміни особи власника свідоцтва, тоді як ТОВ “ДОМІНУС-К” мало оцінити наявний ризик при укладенні договору з попереднім власником стосовно передачі прав та одразу з 25 серпня 2020 здійснювати власні заходи, спрямовані на використання спірної ТМ в Україні.
ТОВ “ДОМІНУС-К”, не погоджуючись з рішенням суду апеляційної інстанції, звернулося до Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду із касаційною скаргою.
У процесі касаційного провадження, з метою формування єдиної правозастосовчої практики у сфері інтелектуальної власності у подібних правовідносинах, IP офіс виступив ініціатором передачі справи на розгляд Великої Палати Верховного Суду.
Правовий висновок Великої Палати Верховного Суду
Велика Палата Верховного Суду (далі – ВС) дійшла висновку, що законодавство України не ставить можливість дострокового припинення дії свідоцтва на ТМ у залежність від зміни особи власника свідоцтва. Набувач права власності на ТМ під час укладення відповідного договору про передачу виключних майнових прав інтелектуальної власності на ТМ оцінює наявні ризики у зв’язку зі строками здійснення попереднім власником своїх прав на ТМ.
Велика Палата ВС констатувала, що, виходячи з системного тлумачення норм частини четвертої статті 18 Закону № 3689-XII та статті 198, 200 Угоди про асоціацію, п’ятирічний строк безперервного невикористання ТМ починає перебіг відповідно з дати подання заявки та дати публікації відомостей про видачу свідоцтва (про надання правової охорони ТМ за міжнародною реєстрацією в Україні) та не залежить від зміни власника (уповноваженого користувача) такої ТМ, хоч ця процедура може супроводжуватись видачею нового свідоцтва.
З цільового призначення норм Закону № 3689-XII та Угоди про асоціацію вбачається, що їх прийняття було обумовлено метою стимулювання власника (уповноваженого користувача) ТМ до фактичного її використання для ідентифікації відповідних товарів/послуг. Протилежний підхід, що з кожною зміною власника (уповноваженого користувача) ТМ перебіг п’ятирічного строку її невикористання починається спочатку, унеможливив би застосування зазначених норм права (у тому числі внаслідок цілеспрямованої передачі права власності на ТМ з метою не допустити закінчення вказаного строку), що не відповідало б меті запровадження зазначеного строку.
Велика Палата ВС звернулась до подібних норм щодо анулювання прав на ТМ з підстави невведення її в дійсне використання протягом п’ятирічного строку, що містяться в Регламенті Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 2017/1001 від 14.06.2017 про торговельну марку Європейського Союзу (стаття 58).
Практика застосування зазначених норм Судом справедливості Європейського Союзу свідчить, що у зазначений п`ятирічний строк використання ТМ зараховуються строки її використання всіма власниками, а не лише останнім, що також дозволяє дійти висновків про обчислення цього строку з дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або про надання правової охорони ТМ за міжнародною реєстрацією в Україні незалежно від зміни власника такої ТМ.
Ураховуючи вищевикладене, Велика Палата ВС залишила без змін постанову Північного апеляційного господарського суду від 22 серпня 2024 у справі № 910/8781/23, якою достроково припинено дію свідоцтва України на ТМ на території України в частині всіх послуг 35 та 42 класів МКТП.
Ця судова справа ще раз підкреслює важливість своєчасного та реального використання зареєстрованої ТМ. Недотримання цього обов’язку, зокрема протягом встановленого законом п’ятирічного строку, може призвести до втрати правової охорони, навіть попри зміну власника ТМ. Велика Палата Верховного Суду чітко окреслила, що новий власник приймає на себе всі юридичні ризики, пов’язані з попереднім невикористанням ТМ, і зобов’язаний враховувати це при набутті прав.
Це ще раз наголошує: реєстрація ТМ — це не лише формальність, а й відповідальний крок у стратегічному управлінні інтелектуальною власністю.
Не відкладайте захист свого бренду — реєструйте ТМ та забезпечуйте її реальне функціонування на ринку вже сьогодні, а наші фахівці вам допоможуть.
інтелектуальна власність / авторське право / суд / торговельна марка
