В современном мире торговые марки (далее – ТМ) играют чрезвычайно важную роль в формировании деловой репутации, защите бренда и обеспечении конкурентных преимуществ. ТМ является не только элементом коммерческого успеха, но и важным активом, подлежащим правовой охране. Однако наличие зарегистрированной ТМ еще не гарантирует ее безусловной защиты – важным фактором является ее активное использование. В условиях динамичного рынка и постоянных изменений в собственности на объекты интеллектуальной собственности возрастает значение правовой культуры и осознания обязанностей, связанных с владением этими правами. Одним из актуальных аспектов является ответственное отношение к использованию ТМ и соблюдение сроков, предусмотренных законодательством, ведь игнорирование этих требований может привести к потере правовой охраны.
Обстоятельства дела
По инициативе IP офиса Большая Палата Верховного Суда поставила точку в проблематике применения порядка исчисления пятилетнего срока неиспользования ТМ ее владельцем как основания для досрочного прекращения ее действия по решению суда.
В 2023 году «Еврокеш» С.А. обратилось в Хозяйственный суд города Киева с иском к Обществу с ограниченной ответственностью «ДОМИНУС-К» и IP офису о досрочном прекращении действия свидетельства на ТМ и обязательстве внести в Государственный реестр свидетельств на ТМ соответствующие изменения. Исковые требования основывались на том, что ТМ не используется владельцем на территории Украины в течение последних пяти лет, что препятствует истцу получить на территории Украины правовую охрану его торговым маркам по международным регистрациям.
Решением Хозяйственного суда города Киева от 30 апреля 2024 года по делу № 910/8781/23 в удовлетворении иска отказано полностью на основании того, что с даты получения ООО «ДОМИНУС-К» прав на использование спорного знака от предыдущего владельца и по состоянию на момент обращения Истца в суд не истек предусмотренный законодательством пятилетний срок непрерывного неиспользования знака, а потому отсутствуют правовые основания, предусмотренные Законом Украины от 15.12. 1993 № 3689-XII «Об охране прав на знаки для товаров и услуг», для досрочного прекращения действия свидетельства.
Постановлением Северного апелляционного хозяйственного суда от 22 августа 2024 апелляционная жалоба «Еврокеш» С.А. удовлетворена частично и принято новое решение, которым удовлетворены исковые требования в части досрочного прекращения действия свидетельства Украины на ТМ на территории Украины в части всех услуг 35 и 42 классов МКТП, для которых предоставлена правовая охрана.
Суд апелляционной инстанции, частично удовлетворяя исковые требования, указал, что и Закон №3689-XII, и Соглашение об ассоциации устанавливают требование о непрерывном использовании именно ТМ в Украине, а не о непрерывном использовании ТМ конкретным владельцем, который может периодически меняться. Действующее законодательство Украины не ставит возможность досрочного прекращения действия свидетельства на знак для товаров и услуг в зависимость от смены лица владельца свидетельства, тогда как ООО «ДОМИНУС-К» должно было оценить имеющийся риск при заключении договора с предыдущим владельцем о передаче прав и сразу с 25 августа 2020 года осуществлять собственные меры, направленные на использование спорной ТМ в Украине.
ООО «ДОМИНУС-К», не соглашаясь с решением суда апелляционной инстанции, обратилось в Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда с кассационной жалобой.
В процессе кассационного производства, с целью формирования единой правоприменимой практики в сфере интеллектуальной собственности в подобных правоотношениях, IP офис выступил инициатором передачи дела на рассмотрение Большой Палаты Верховного Суда.
Правовое заключение Большой Палаты Верховного Суда
Большая Палата Верховного Суда (далее – ВС) пришла к выводу, что законодательство Украины не ставит возможность досрочного прекращения действия свидетельства на ТМ в зависимость от смены лица владельца свидетельства. Приобретатель права собственности на ТМ при заключении соответствующего договора о передаче исключительных имущественных прав интеллектуальной собственности на ТМ оценивает имеющиеся риски в связи со сроками осуществления предыдущим владельцем своих прав на ТМ.
Большая Палата ВС констатировала, что, исходя из системного толкования норм части четвертой статьи 18 Закона № 3689-XII и статьи 198, 200 Соглашения об ассоциации, пятилетний срок непрерывного неиспользования ТМ начинает течь соответственно с даты подачи заявки и даты публикации сведений о выдаче свидетельства (о предоставлении правовой охраны ТМ по международной регистрации в Украине) и не зависит от смены владельца (уполномоченного пользователя) такой ТМ, хотя эта процедура может сопровождаться выдачей нового свидетельства.
Из целевого назначения норм Закона № 3689-XII и Соглашения об ассоциации следует, что их принятие было обусловлено целью стимулирования владельца (уполномоченного пользователя) ТМ к фактическому ее использованию для идентификации соответствующих товаров/услуг. Противоположный подход, что с каждой сменой владельца (уполномоченного пользователя) ТМ течение пятилетнего срока ее неиспользования начинается сначала, сделал бы невозможным применение указанных норм права (в том числе в результате целенаправленной передачи права собственности на ТМ с целью не допустить истечения указанного срока), что не соответствовало бы цели введения указанного срока.
Большая Палата ВС обратилась к подобным нормам относительно аннулирования прав на ТМ на основании невведения ее в действительное использование в течение пятилетнего срока, содержащимся в Регламенте Европейского Парламента и Совета (ЕС) № 2017/1001 от 14.06. 2017 о торговой марке Европейского Союза (статья 58).
Практика применения указанных норм Судом справедливости Европейского Союза свидетельствует, что в указанный пятилетний срок использования ТМ зачисляются сроки ее использования всеми владельцами, а не только последним, что также позволяет сделать вывод об исчислении этого срока с даты публикации сведений о выдаче свидетельства или о предоставлении правовой охраны ТМ по международной регистрации в Украине независимо от смены владельца такой ТМ.
Учитывая вышеизложенное, Большая Палата ВС оставила без изменений постановление Северного апелляционного хозяйственного суда от 22 августа 2024 года по делу № 910/8781/23, которым досрочно прекращено действие свидетельства Украины на ТМ на территории Украины в части всех услуг 35 и 42 классов МКТП.
Это судебное дело еще раз подчеркивает важность своевременного и реального использования зарегистрированной ТМ. Несоблюдение этой обязанности, в частности в течение установленного законом пятилетнего срока, может привести к утрате правовой охраны, даже несмотря на смену владельца ТМ. Большая Палата Верховного Суда четко обозначила, что новый владелец принимает на себя все юридические риски, связанные с предыдущим неиспользованием ТМ, и обязан учитывать это при приобретении прав.
Это еще раз подчеркивает: регистрация ТМ — это не только формальность, но и ответственный шаг в стратегическом управлении интеллектуальной собственностью.
Не откладывайте защиту своего бренда — регистрируйте ТМ и обеспечивайте ее реальное функционирование на рынке уже сегодня, а наши специалисты вам помогут.
авторское право / интеллектуальная собственность / суд / торговая марка
