Добре відома ТМ в Україні

Якщо говорити простими словами, то добре відома ТМ – це позначення, яке інтенсивно і протягом тривалого часу використовується на території конкретної країни, за рахунок чого воно набуло широку популярність серед споживачів щодо товарів та/або послуг певної особи.

Можливість визнання ТМ  добре відомою зафіксована в статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності та у статті 25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» на підставі визнання торговельної марки добре відомою Апеляційною палатою або судом. Торговельна марка може бути визнана добре відомою незалежно від реєстрації її в Україні.

У зв’язку з реформою сфери інтелектуальної власності, з 08.11.2022 р. державна організація УКРНОІВІ (IP Офіс) розпочала виконання обов’язків Національного органу інтелектуальної власності (НОІВ), що серед іншого, спричинило тимчасове припинення повноважень Апеляційної палати. Протягом більше ніж одного року функціонування Апеляційної палати було заблоковано, що унеможливлювало застосування адміністративних способів захисту прав інтелектуальної власності (ІВ) і правовласники мали звертатись до суду.

З прийняттям нового Регламенту Апеляційної палати НОІВ (Наказ Міністерства економіки України від 23 листопада 2023 року № 17768 «Про затвердження Регламенту Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 04 січня 2024 року за № 21/41366), який набув чинності 09 лютого 2024 року,  для правовласників стали знову доступними додаткові можливості захисту прав інтелектуальної власності  шляхом звернення до Апеляційної палати. Зокрема, до компетенції Апеляційної палати як колегіального органу НОІВ віднесено розгляд заяв про визнання торговельної марки добре відомою в Україні.

Процедура визнання ТМ добре відомою в Україні надає більш широкі можливості захисту прав власникам ТМ, оскільки захист добре відомих ТМ може стосуватись неспоріднених товарів і послуг та розповсюджуватись на весь період відомості споживачам, навіть за відсутності реєстрації ТМ в Україні. Протягом тривалого часу набуття статусу добре відомої ТМ  було можливим тільки шляхом судового розгляду, із початком роботи Апеляційної палати це стане можливим для заявників і в позасудовому (адміністративному порядку).

На дату виходу цієї статті, здійснюються організаційно-правові заходи щодо формування персонального складу Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності (далі – Апеляційна палата) відповідно до Глави 2 Розділу І Регламенту. Після погодження персонального складу Апеляційної палати та затвердження його наказом УКРНОІВІ роботу Апеляційної палати буде відновлено.

Серед ключових положень нової редакції Регламенту Апеляційної палати, зокрема, можна зазначити, що тепер пом’якшено вимоги до опитування з питання доброї відомості ТМ в Україні.

Переваги добре відомої ТМ перед звичайною ТМ

• ТМ визнається добре відомою з дати, яку просить заявник, а не з дати прийняття відповідного рішення Апеляційною палатою. Навіть якщо рішення Апеляційної палати датоване 2024 роком, це не означає, що до цього моменту ТМ не була відомою. Відомою вона вважатиметься з дати, яку заявник вважає потрібною і необхідною.
• Правова охорона добре відомої ТМ поширюється не тільки на ті товари та послуги, які прописані в класах міжнародної класифікації товарів та послуг (МКТП) у свідоцтві. Мається на увазі право використовувати ТМ самостійно та дозволяти/забороняти її використання третім особам. Наприклад, якщо ТМ визнана добре відомою для виготовлення кухонної техніки, власник ТМ має право забороняти її використання для маркування посуду, одягу і так далі.
• Визнання ТМ добре відомою є для експертів УКРНОІВІ додатковим критерієм для відмови в реєстрації схожих знаків.
• Добре відома ТМ не має терміну дії – не потрібно продовжувати строк дії рішення Апеляційної палати кожні 10 років (як для звичайних ТМ)
• Підвищує статус компанії та бренду.
• Підвищує цінності активу (ТМ) – додаткова перевага при продажі бізнесу чи вступі у партнерство.

Умови визнання ТМ добре відомою в Україні

Під час визначення того, чи є ТМ добре відомою в Україні, розглядаються фактори, якщо вони є доречними. Наявність доречних факторів повинна підтверджуватися відомостями, що містяться у відповідних документах, у яких представлені фактичні дані, які підтверджують добру відомість ТМ стосовно товарів та/або послуг, щодо яких вона використовується, на вказану в заяві дату.

Використання або будь-яке просування ТМ може підтверджуватися, зокрема, відомостями про:

• види маркування товарів і/або застосування ТМ при наданні послуг;
• експонування товарів на виставках, ярмарках, зокрема міжнародних і/або національних. При цьому можуть надаватися відомості про кількість відвідувачів виставки, ярмарки, площі виставочних павільйонів тощо;
• використання ТМ в рекламі;
• комерційне використання ТМ в мережі Інтернет;
• заходи щодо просування ТМ

Інтенсивність використання ТМ на території України може підтверджуватися відомостями про:

• обсяг реалізації товарів і/або послуг, щодо яких застосовується ТМ;
• перелік областей України із зазначенням населених пунктів, у яких здійснювалася реалізація таких товарів і/або послуг;
• середню кількість споживачів товарів і/або послуг на дату, вказану в заяві;
• коло споживачів та їх специфіку залежно від характеру товарів і/або послуг;
• положення виробника на ринку у відповідному секторі економіки;
• обсяги експорту (імпорту) товарів, щодо яких застосовується ТМ;
• цінність (вартість) ТМ згідно з даними річних фінансових звітів (при цьому методика оцінки ТМ визначається її власником)

Тривалість використання ТМ може підтверджуватися відомостями про дату початку використання ТМ та про безперервність її використання.

Рекламування ТМ може підтверджуватися відомостями про:

• способи рекламування маркованих товарів і/або послуг у різних засобах інформації, включаючи Інтернет;
• кількість споживачів такої реклами;
• витрати на рекламування, зокрема фінансові документи (звіти) щодо витрат на рекламу

Відомість ТМ в певному колі споживачів може підтверджуватися результатами опитування з питання доброї відомості ТМ в Україні, проведеного дослідницькою організацією, яка спеціалізується в галузі проведення соціологічних або маркетингових досліджень.

Згідно нового Регламенту Апеляційної палати, як вже зазначалось вище, пом’якшено вимоги до опитування з питання доброї відомості торговельної ТМ в Україні, а саме: мінімальну кількість опитуваних змінено (зменшено) до 200 тис. осіб (тоді як до змін це число становило 500 тис. осіб), а кількість осіб, опитуваних у бідь-яких двох населених пунктах змінено (зменшено) до 70 осіб (до зміни – не менше 125 осіб).

Опитування стосовно доброї відомості ТМ, призначеної для продукції виробничо-технічного призначення, повинно проводитися серед фахівців, які є споживачами продукції даного виду і належать до виробничих, торгових та інших ділових кіл.

Опитування стосовно доброї відомості ТМ, призначеної для товарів народного споживання, повинно проводитися серед так званих середніх споживачів за ознаками віку, статі, освіти, соціального та матеріального стану, а також серед фахівців відповідних галузей промисловості, торгівлі.

Результати опитування певного кола респондентів – споживачів і фахівців мають дати відповіді на такі принаймні питання:

• чи відома їм ТМ;
• для яких товарів і/або послуг застосовується ТМ;
• яка саме особа, на їх думку, є власником ТМ або виробником товарів, маркованих ТМ, і/або надавачем послуг, для яких ТМ застосовується;
• з якого часу їм відома ТМ;
• що для них є джерелом інформації про ТМ.

Для визначення того, чи є ТМ добре відомою в Україні, можуть також розглядатися:

• відомості про кількість реєстрацій та строки їх дії, якщо торговельну марку зареєстровано в інших країнах;
• відомості про рішення щодо визнання ТМ добре відомою в інших країнах, прийняті компетентними органами цих країн;
• відомості про факт використання ТМ в інших державах, зокрема в тих, що мають давні економічні і торговельні зв’язки з Україною.

Для визначення того, чи є ТМ добре відомою в Україні, можуть також розглядатися інші відомості, які, на думку її власника, свідчать про добру відомість його ТМ в Україні стосовно товарів і/або послуг, що ним виробляються і/або надаються.

Фактичні дані, що підтверджують наявність факторів, які можуть впливати на визнання ТМ добре відомою в Україні, можуть надаватися подавцем заяви на підтвердження одразу декількох факторів, що свідчать про добру відомість знаку в Україні.

Загальний порядок подання заявки до Апеляційної палати при НОІВ

Заява про визнання ТМ добре відомою в Україні викладається письмово в довільній формі державною мовою, підписується подавцем заяви або її представником.

Якщо додатки до заяви викладені іншою мовою, ніж українська, надається їх переклад українською мовою. В іншому разі вони не беруться до уваги.

У заяві зазначаються:

• прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) або повне найменування подавця заяви, його місце проживання (місцезнаходження), вид та номер засобу зв’язку;
• адреса для листування, у тому числі адреса електронної пошти, якщо така є;
• ім’я представника, якщо заява подається ним, вид та номер його засобу зв’язку;
• зміст чітко сформульованих вимог подавця заяви;
• обґрунтування вимог подавця заяви щодо визнання його ТМ добре відомою в Україні;
• дата, з якої подавець заяви вважає свою ТМ добре відомою в Україні стосовно товарів та/або послуг, що ним виробляються та/або надаються;
• відомості щодо наявності правової охорони ТМ на території України;
• перелік документів, що додаються до заяви;
• підпис подавця заяви або його представника.

Додатками до заяви є:

• зображення ТМ;
• документ, що посвідчує повноваження представника на подання заяви, або його засвідчена копія (якщо заява подається через представника). Цей документ або його засвідчена копія можуть бути надані представником у засіданні з розгляду заяви про визнання ТМ добре відомою в Україні;
• документи, зазначені в заяві як докази викладених у ній обставин, які містять фактичні дані, що підтверджують наявність факторів, які можуть впливати на визнання ТМ добре відомою в Україні стосовно товарів і/або послуг, щодо яких вона використовується;
• виписка з Державного реєстру свідоцтва України на ТМ щодо відомостей про свідоцтво України на ТМ або виписка з Міжнародного реєстру відповідно до статті 5ter Протоколу до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків щодо відомостей про міжнародну реєстрацію (якщо ТМ зареєстрована в Україні чи охороняється на підставі міжнародної реєстрації).
• Зображення ТМ надається в одному примірнику.

За подання заяви сплачується збір і надається документ про сплату збору, у відповідності до Порядку сплати зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.12.2004 № 1716 (зі змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 859 від 16.09.2023)

Розглядають таку Заяву на спеціальному засіданні Апеляційної палати, про місце, дату і час засідання колегія повідомляє подавця заяви завчасно.

Найпоширеніші складнощі при визнанні ТМ добре відомою

Послуги визнати відомими важче, ніж продукти. Це пов’язано з тим, що при наданні послуг у заявника часто мало документів, які підтверджують добру відомість ТМ. Порівняймо 2 випадки:

1. При визнанні ТМ «Яготинське» заявник надавав всі документи, що підтверджують виготовлення та реалізацію продукції, акти та накладні щодо відвантаження товару в магазини, документи, що підтверджують рекламу, тощо. Це простіше.
2. Визнання ТМ «1+1» та «ТСН» добре відомими вимагало підтвердження надання послуги – для цього компанія додатково замовляла відомості з Індустріального телевізійного комітету про середньодобове охоплення телевізійного мовлення в цільовій групі, які дивляться телеканал чи передачу хоча б 1 секунду щодня. Ускладнює процес і те, що телеканали самі себе рекламують не часто. Вони відомі своїми медійними особистостями та продуктами, тож і рекламу запускають для продуктів каналу (передач, серіалів чи фільмів).

ТМ може визнаватися добре відомою не за всіма класами МКТП та переліком товарів та послуг, які містяться у свідоцтві. Апеляційна палата має отримати максимум інформації щодо кожного товару чи послуги, для яких просять визнати ТМ добре відомою.

Знак може визнаватися не в тому кольорі, в якому заявлений на реєстрацію і відображений у свідоцтві – важливу роль грає сприйняття та відомість ТМ  саме у цільової аудиторії.

На сьогоднішній день в Україні добре відомими ТМ визнано більш ніж 100 різних ТМ та позначень, серед яких: GOOGLE, Nemiroff, ЗАЗ, УкрАвто, McDONALD‘S, Королівський смак, RedBull, UKR.NET, ROZETKA, 1+1, ТСН, Нова Пошта, Lifecell, БКК, Евказолін, Світ Навиворіт, Яготинське та інші. Для прикладу, кількість зареєстрованих ТМ в Україні перевищує позначку у 200 тисяч!

інтелектуальна власність / авторське право / Апеляційна палата / Добре відома ТМ