Если говорить простыми словами, то хорошо известная ТМ — это обозначение, которое интенсивно и в течение длительного времени используется на территории конкретной страны, за счет чего оно приобрело широкую популярность среди потребителей в отношении товаров и/или услуг определенного лица.
Возможность признания ТМ хорошо известной зафиксирована в статье 6 bis Парижской конвенции об охране промышленной собственности и в статье 25 Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг» на основании признания торговой марки хорошо известной Апелляционной палатой или судом. Торговая марка может быть признана хорошо известной независимо от регистрации ее в Украине.
В связи с реформой сферы интеллектуальной собственности, с 08.11.2022 г. государственная организация УКРНОИСИ (IP Офис) приступила к выполнению обязанностей Национального органа интеллектуальной собственности (НОИС), что среди прочего, повлекло временное прекращение полномочий Апелляционной палаты. В течение более чем одного года функционирование Апелляционной палаты было заблокировано, что делало невозможным применение административных способов защиты прав интеллектуальной собственности (ИС) и правообладатели должны были обращаться в суд.
С принятием нового Регламента Апелляционной палаты НОИС (Приказ Министерства экономики Украины от 23 ноября 2023 года № 17768 «Об утверждении Регламента Апелляционной палаты Национального органа интеллектуальной собственности», зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 04 января 2024 года под № 21/41366), который вступил в силу 09 февраля 2024 года, для правообладателей стали вновь доступными дополнительные возможности защиты прав интеллектуальной собственности путем обращения в Апелляционную палату. В частности, к компетенции Апелляционной палаты как коллегиального органа НОИС отнесено рассмотрение заявлений о признании торговой марки хорошо известной в Украине.
Процедура признания ТМ хорошо известной в Украине предоставляет более широкие возможности защиты прав владельцам ТМ, поскольку защита хорошо известных ТМ может касаться неродственных товаров и услуг и распространяться на весь период известности потребителям, даже при отсутствии регистрации ТМ в Украине. В течение длительного времени приобретение статуса хорошо известной ТМ было возможным только путем судебного разбирательства, с началом работы Апелляционной палаты это станет возможным для заявителей и во внесудебном (административном порядке).
На дату выхода этой статьи, осуществляются организационно-правовые мероприятия по формированию персонального состава Апелляционной палаты Национального органа интеллектуальной собственности (далее — Апелляционная палата) в соответствии с Главой 2 Раздела I Регламента. После согласования персонального состава Апелляционной палаты и утверждения его приказом УКРНОИСИ работа Апелляционной палаты будет возобновлена.
Среди ключевых положений новой редакции Регламента Апелляционной палаты, в частности, можно отметить, что теперь смягчены требования к опросу по вопросу хорошей известности ТМ в Украине.
Преимущества хорошо известной ТМ перед обычной ТМ перед обычной ТМ
1) ТМ признается хорошо известной с даты, которую просит заявитель, а не с даты принятия соответствующего решения Апелляционной палатой. Даже если решение Апелляционной палаты датировано 2024 годом, это не означает, что до этого момента ТМ не была известной. Известной она будет считаться с даты, которую заявитель считает нужной и необходимой.
2) Правовая охрана хорошо известной ТМ распространяется не только на те товары и услуги, которые прописаны в классах международной классификации товаров и услуг (МКТУ) в свидетельстве. Имеется в виду право использовать ТМ самостоятельно и разрешать/запрещать ее использование третьим лицам. Например, если ТМ признана хорошо известной для изготовления кухонной техники, владелец ТМ имеет право запрещать ее использование для маркировки посуды, одежды и так далее.
3) Признание ТМ хорошо известной является для экспертов УКРНОИСИ дополнительным критерием для отказа в регистрации схожих знаков.
4) Хорошо известная ТМ не имеет срока действия — не нужно продлевать срок действия решения Апелляционной палаты каждые 10 лет (как для обычных ТМ)
5) Повышает статус компании и бренда.
6) Повышает ценности актива (ТМ) — дополнительное преимущество при продаже бизнеса или вступлении в партнерство.
Условия признания ТМ хорошо известной в Украине
При определении того, является ли ТМ хорошо известной в Украине, рассматриваются факторы, если они являются уместными. Наличие уместных факторов должно подтверждаться сведениями, содержащимися в соответствующих документах, в которых представлены фактические данные, подтверждающие хорошую известность ТМ в отношении товаров и/или услуг, в отношении которых она используется, на указанную в заявлении дату.
Использование или любое продвижение ТМ может подтверждаться, в частности, сведениями о:
— видах маркировки товаров и/или применении ТМ при предоставлении услуг;
— экспонировании товаров на выставках, ярмарках, в том числе международных и/или национальных. При этом могут предоставляться сведения о количестве посетителей выставки, ярмарки, площади выставочных павильонов и т.п;
— использование ТМ в рекламе;
— коммерческое использование ТМ в сети Интернет;
— мероприятия по продвижению ТМ.
Интенсивность использования ТМ на территории Украины может подтверждаться сведениями о:
— объеме реализации товаров и/или услуг, в отношении которых применяется ТМ;
— перечень областей Украины с указанием населенных пунктов, в которых осуществлялась реализация таких товаров и/или услуг;
— среднем количестве потребителей товаров и/или услуг на дату, указанную в заявлении;
— круг потребителей и их специфику в зависимости от характера товаров и/или услуг;
— положение производителя на рынке в соответствующем секторе экономики;
— объемы экспорта (импорта) товаров, в отношении которых применяется ТМ;
— ценность (стоимость) ТМ согласно данным годовых финансовых отчетов (при этом методика оценки ТМ определяется ее владельцем)
Продолжительность использования ТМ может подтверждаться сведениями о дате начала использования ТМ и о непрерывности ее использования.
Рекламирование ТМ может подтверждаться сведениями о:
— способах рекламирования маркированных товаров и/или услуг в различных средствах информации, включая Интернет;
— количестве потребителей такой рекламы;
— расходах на рекламирование, в частности финансовых документах (отчетах) о расходах на рекламу.
Известность ТМ в определенном кругу потребителей может подтверждаться результатами опроса по вопросу хорошей известности ТМ в Украине, проведенного исследовательской организацией, которая специализируется в области проведения социологических или маркетинговых исследований.
Согласно новому Регламенту Апелляционной палаты, как уже отмечалось выше, смягчены требования к опросу по вопросу хорошей известности торговой ТМ в Украине, а именно: минимальное количество опрашиваемых изменено (уменьшено) до 200 тыс. человек (тогда как до изменений это число составляло 500 тыс. человек), а количество лиц, опрашиваемых в любых двух населенных пунктах изменено (уменьшено) до 70 человек (до изменения — не менее 125 человек).
Опрос относительно хорошей известности ТМ, предназначенной для продукции производственно-технического назначения, должно проводиться среди специалистов, которые являются потребителями продукции данного вида и принадлежат к производственным, торговых и других деловых кругов.
Опрос относительно хорошей известности ТМ, предназначенной для товаров народного потребления, должно проводиться среди так называемых средних потребителей по признакам возраста, пола, образования, социального и материального положения, а также среди специалистов соответствующих отраслей промышленности, торговли.
Результаты опроса определенного круга респондентов — потребителей и специалистов должны дать ответы на такие по крайней мере вопросы:
— известна ли им ТМ;
— для каких товаров и/или услуг применяется ТМ;
— какое именно лицо, по их мнению, является владельцем ТМ или производителем товаров, маркированных ТМ, и/или предоставителем услуг, для которых ТМ применяется;
— с какого времени им известна ТМ;
— что для них является источником информации о ТМ.
Для определения того, является ли ТМ хорошо известной в Украине, могут также рассматриваться:
— сведения о количестве регистраций и сроках их действия, если торговая марка зарегистрирована в других странах;
— сведения о решениях о признании ТМ хорошо известной в других странах, принятые компетентными органами этих стран;
— сведения о факте использования ТМ в других государствах, в частности в тех, которые имеют давние экономические и торговые связи с Украиной.
Для определения того, является ли ТМ хорошо известной в Украине, могут также рассматриваться другие сведения, которые, по мнению ее владельца, свидетельствуют о хорошей известности его ТМ в Украине относительно товаров и/или услуг, которые им производятся и/или предоставляются.
Фактические данные, подтверждающие наличие факторов, которые могут влиять на признание ТМ хорошо известной в Украине, могут предоставляться подателем заявления в подтверждение сразу нескольких факторов, свидетельствующих о хорошей известности знака в Украине.
Общий порядок подачи заявки в Апелляционную палату при НОИС
Заявление о признании ТМ хорошо известной в Украине излагается письменно в произвольной форме на государственном языке, подписывается подателем заявления или его представителем.
Если приложения к заявлению изложены на другом языке, чем украинский, предоставляется их перевод на украинский язык. В противном случае они не принимаются во внимание.
В заявлении указываются:
— фамилия, имя, отчество (при наличии) или полное наименование подателя заявления, его место жительства (местонахождение), вид и номер средства связи;
— адрес для переписки, в том числе адрес электронной почты, если таковой имеется;
— имя представителя, если заявление подается им, вид и номер его средства связи;
— содержание четко сформулированных требований подателя заявления;
— обоснование требований подателя заявления о признании его ТМ хорошо известной в Украине;
— дата, с которой податель заявления считает свою ТМ хорошо известной в Украине относительно товаров и/или услуг, которые им производятся и/или предоставляются;
— сведения о наличии правовой охраны ТМ на территории Украины;
— перечень документов, прилагаемых к заявлению;
— подпись подателя заявления или его представителя.
Приложениями к заявлению являются:
— изображение ТМ;
— документ, удостоверяющий полномочия представителя на подачу заявления, или его заверенная копия (если заявление подается через представителя). Этот документ или его заверенная копия могут быть предоставлены представителем в заседании по рассмотрению заявления о признании ТМ хорошо известной в Украине;
— документы, указанные в заявлении как доказательства изложенных в нем обстоятельств, которые содержат фактические данные, подтверждающие наличие факторов, которые могут влиять на признание ТМ хорошо известной в Украине относительно товаров и/или услуг, в отношении которых она используется;
— выписка из Государственного реестра свидетельства Украины на ТМ относительно сведений о свидетельстве Украины на ТМ или выписка из Международного реестра в соответствии со статьей 5ter Протокола к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков относительно сведений о международной регистрации (если ТМ зарегистрирована в Украине или охраняется на основании международной регистрации).
— Изображение ТМ предоставляется в одном экземпляре.
За подачу заявления уплачивается сбор и предоставляется документ об уплате сбора, в соответствии с Порядком уплаты сборов за действия, связанные с охраной прав на объекты интеллектуальной собственности, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 23.12.2004 № 1716 (с изменениями, внесенными согласно Постановлению КМ № 859 от 16.09.2023)
Рассматривают такое Заявление на специальном заседании Апелляционной палаты, о месте, дате и времени заседания коллегия уведомляет подателя заявления заблаговременно.
Самые распространенные сложности при признании ТМ хорошо известной
Услуги признать известными труднее, чем продукты. Это связано с тем, что при оказании услуг у заявителя часто мало документов, которые подтверждают хорошую известность ТМ. Сравним 2 случая:
- При признании ТМ «Яготинское» заявитель предоставлял все документы, подтверждающие изготовление и реализацию продукции, акты и накладные по отгрузке товара в магазины, документы, подтверждающие рекламу и тому подобное. Это проще.
- Признание ТМ «1+1» и «ТСН» хорошо известными требовало подтверждения предоставления услуги — для этого компания дополнительно заказывала сведения из Индустриального телевизионного комитета о среднесуточном охвате телевизионного вещания в целевой группе, которые смотрят телеканал или передачу хотя бы 1 секунду ежедневно. Усложняет процесс и то, что телеканалы сами себя рекламируют не часто. Они известны своими медийными личностями и продуктами, поэтому и рекламу запускают для продуктов канала (передач, сериалов или фильмов).
ТМ может признаваться хорошо известной не по всем классам МКТУ и перечнем товаров и услуг, содержащихся в свидетельстве. Апелляционная палата должна получить максимум информации по каждому товару или услуге, для которых просят признать ТМ хорошо известной.
Знак может признаваться не в том цвете, в котором заявлен на регистрацию и отображен в свидетельстве — важную роль играет восприятие и известность ТМ именно у целевой аудитории.
На сегодняшний день в Украине хорошо известными ТМ признано более 100 различных ТМ и обозначений, среди которых: GOOGLE, Nemiroff, ЗАЗ, УкрАвто, McDONALD’S, Королевский вкус, RedBull, UKR.NET, ROZETKA, 1+1, ТСН, Новая Почта, Lifecell, БКК, Эвказолин, Мир Наизнанку, Яготинское и другие. Например, количество зарегистрированных ТМ в Украине превышает отметку в 200 тысяч!
авторское право / Апелляционная палата / интеллектуальная собственность / Хорошо известная ТМ
