Коли не можеш придумати власну вирізняльну назву – обираєш паразитування на вже відомих розкручених брендах світового значення. Але патентне право діє та справедливе судове рішення може поставити під загрозу не лише ваш бізнес, але й анулювати отримане свідоцтво на торговельну марку.
Із 1940 року американська компанія володіє торговельними марками зі спільним словесним елементом Мс
Печерський районний суд м. Києва задовольнив позов «МакДональдз Інтернешнл Проперті Компані Лтд» до киянина Євгена Леськіва та державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (далі – Укрпатент) визнавши повністю недійсним, видане Укрпатентом свідоцтво України на знак для товарів і послуг (іншими словами – свідоцтво на ТМ) та зробити про це публікацію в Державному реєстрі. Рішення Печерського районного суду м. Києва датоване від 06 жовтня 2022 року.
Всесвітньо відома компанія судилася з громадянином України через торговельну марку – McFlower. Свідоцтво за номером 27733325 від червня 2020 року було видане Укрпатентом, що зареєстрував цей торговельний знак за Євгеном Леськівим. Вказаний знак було дозволено використовувати у підприємницькій діяльності, зокрема, в 35 класі (скорочено – це клас рекламування) та 44 класі (щодо квіткового бізнесу), а дія свідоцтва була встановлена до 08 травня 2028 року.
Деталі судової справи та аргументів сторін
Однак McDonald’s розгледів у такій зухвалій реєстрації порушення норм закону щодо інтелектуальної власності. Зокрема, на думку позивача, люди можуть сплутати McFlower із відомою в усьому світі серією (сімʼю) торговельних марок (понад 80) зі спільним словесним елементом Mc. Американська компанія акцентувала увагу на тому, що має присутність у багатьох країнах світу (а в Україні її торговельні марки зареєстровані ще у 1995 році). Тобто набагато раніше, аніж навіть подано на реєстрацію спірний торговельний знак McFlower.
Водночас киянин просив суд відмовити повністю у позовних вимогах. Пояснив, що не використовує торговельну марку McFlower у спорідненій з позивачем сфері (хоча реєстрація саме в класі 35 – рекламування у підприємницькій діяльності). Цей бренд використовується виключно при продажі квітів та ніяким чином не може вводити покупців в оману, оскільки McDonald’s не є відомою компанією з продажу квітів та ніколи цим видом бізнесу не займалася.
Важливо, що на судове засідання жодна із сторін процесу не зʼявилася, але суд розглянув справу за наявними у ній документами та доказами.
Натомість аргументи суду зіграли на користь американської компанії. Як з’ясувалося в ході судового розгляду справи, елемент Мс інтенсивно та безперервно використовується понад 80 років із моменту створення компанії McDonald’s у 1940 році у всьому світі, включаючи територію України.
Крім цього, в справі було надано висновок від Укрпатент про те, що ТМ Mc є добре відомим знаком для послуг 29, 30 та 43 класів, а тому не порушує прав ТМ McFlower маючи реєстрацію в 35 та 44 класах. Проте, ця експертиза визнана неналежним доказом, бо вона науково-технічна перед заявкою та не відповідає приписам ст.ст.102, 106 Цивільного кодексу України.
Отже, суд узяв до уваги висновок судової експертизи, яку було призначено в рамках розгляду справи, щодо об’єктів права інтелектуальної власності від 21 грудня 2020 року. Згідно з висновком експертів, торговельна марка McFlower «є схожою настільки, що її можна сплутати з належною «МакДональдз Інтернешенл Проперті Компані Лтд» – добре відомою торговельною маркою Mc, яка має посилену правову охорону в порівнянні зі звичайними зареєстрованими ТМ». Також спірна торговельна марка може ввести в оману споживачів щодо послуг, які надає компанія McDonald’s.
Висновки експертизи по справі
1) ТМ McFlower має істотну частину «Mc», яка відтворює належну МакДональдз Інтернешенл Проперті Компані, Лтд., компанії штату Делавер добре відому торговельну марку «Mc»,
2) Всі послуги 35 класу, а також такі послуги 44 класу, як виготовлення вінків; компонування квітів, для яких зареєстровано торговельну марку TM McFlower за свідоцтвом від 25 червня 2020 року, є спорідненими з товарами та послугами, стосовно яких торговельну марку « Mc » визнано добре відомою в Україні,
3) Стосовно всіх послуг 35 та 44 класів, наведених в свідоцтві ТМ McFlower, зареєстрована за вказаним свідоцтвом ТМ є такою, що може ввести в оману щодо особи, яка надає послуги.
В результаті проведення порівняльного дослідження встановлено, що між досліджуваними позначеннями присутні фонетичні, візуальні та семантичні схожості, чим обумовлюється наявність між ними схожості до ступеню сплутування.
Таким чином, не можуть бути зареєстровані як торговельні марки позначення, які є: тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на території України на підставі міжнародних договорів України, зокрема торговельними марками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції».
Також у обґрунтування вимог позивач наводить підпункт 4.3.2.4. Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28 липня 1995 р. № 116 (в редакції наказу Державного патентного відомства України від 20 серпня 1997 р. № 72)та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 2 серпня 1995 р. за № 276/812 з подальшими змінами і доповненнями позначення, згідно з яким заявлене позначення як знак, відхиляється від реєстрації у випадку його тотожності або схожості з знаком, що охороняється в Україні відповідно до ст. 6 bis Паризької конвенції і загальновідомість якого очевидна.
Позивач зазначає, що ще до дати подання відповідачем 2 заявки на реєстрацію спірної ТМ McFlower МакДональдз Інтернешенл Проперті Компані, Лтд. вже був власником добре відомої торговельної марки «Mc», станом на 01 червня 2009 р. Крім того, позивач посилається на статтю 4 Рекомендацій ВОІВ згідно з якою «знак знаходиться у конфлікті із добре відомим знаком, навіть коли він не повністю, але і своєю суттєвою частиною становить відтворення, імітацію, переклад або транслітерацію добре відомого знаку, що може викликати змішування».
На підставі зібраних у справі доказів, включаючи не лише висновок експерта № 202, але і, зокрема, опитування споживачів щодо доброї відомої торговельної марки «Мс» від 02 грудня 2016 року, суд дійшов висновку про те, що спірна ТМ McFlower через включення до її складу добре відомої торговельної марки «Мс» Позивача є такою, що може ввести в оману споживачів щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу з огляду на реєстрацію, визнання доброї відомості та інтенсивне використання раніше зареєстрованої та добре відомої торговельної марки «Mc», яка у переважній більшості асоціюється у споживачів саме з ресторанами «McDonald’s».
Окремо суд зобовʼязав рішенням стягнути з громадянина Євгена Леськіва 26 925,50 грн судових витрат (що включають в себе: збір за подання позовної заяви та заяви про вжиття запобіжних заходів, витрати на підготовку висновку експерта) на користь американської «МакДональдз Інтернешнл Проперті Компані, Лтд».
І памʼятайте – наша компанія не просто реєструє для вас ТМ, але й перевіряє дуже ретельно всі можливі ризики, щоб не сталося порушень як в цій справі. Чекаємо на ваші звернення та з радістю надаємо професійно та оперативно правову допомогу щодо захисту прав інтелектуальної власності.
