Когда не можешь придумать собственное отличительное название – выбираешь паразитирование на уже известных раскрученных брендах мирового значения. Но патентное право действуети справедливое судебное решение может поставить под угрозу не только ваш бизнес, но и аннулировать полученное свидетельство на торговую марку.
С 1940 года американская компания владеет торговыми марками с общим словесным элементом Мс
Печерский районный суд г. Киева удовлетворил иск «МакДональдз Интернэшнл Проперти Компани Лтд» к киевлянину Евгению Леськову и государственному предприятию «Украинский институт интеллектуальной собственности» (далее — Укрпатент), признав полностью недействительным, выданое Укрпатентом свидетельство Украины на знак для товаров и услуг (другими словами – свидетельство на ТМ) и обязав сделать об этом публикацию в Государственном реестре. Решение Печерского районного суда г. Киева датировано от 06 октября 2022 года.
Всемирно известная компания судиласяь с гражданином Украины через торговую марку — McFlower. Свидетельство за номером 27733325 от июня 2020 года было выдано Укрпатентом, что зарегистрировал этот торговый знак за Евгением Леськовым. Указаный знак было разрешено использовать в предпринимательской деятельности, в частности, в 35 классе (сокращено – это класс рекламирование) и 44 классе (относительно цветочного бизнеса), а действие свидетельства было установлено до 08 мая 2028 года.
Детали судебного дела и аргументы сторон
McDonald’s рассмотрел в такой дерзкой регистрации нарушение норм закона об интеллектуальной собственности. В частности, по мнению истца, люди могут спутать McFlower с хорошо известной во всем мире серией (семьей) торговых марок (более 80) с общим словесным элементом Mc. Американская компания акцентировала внимание на том, что присутствует в большинстве стран мире (а в Украине её торговые марки зарегистрированы еще в 1995 году). То есть намного раньше, нежели подано на регистрацию спорный торговый знак McFlower.
К тому же киевлянин просил суд отказать полностью в исковых требованиях. Пояснив, что не использует торговую марку McFlower в смежной с истцом сфере (хотя регистрация именно в классе 35 – рекламирование в предпринимаьельской деятельности). Этот бренд используется исключительно при продаже цветов и никаким образом не может вводить в заблуждение покупателей, поскольку McDonald’s не является известной компанией по продаже цветов и никогда этим видом бизнеса не занимался.
Важно, что на судебное заседание ни одна из сторон процесса не явилась, но суд суд рассмотрел дело по имеющимся документам и доказательствам.
В свою очередь аргументы суда сыграли в ипользу американской компании. Как выяснилось в ходе судебного рассмотрения дела, элемент Мс интенсивно и неприрывно используется больше 80 лет с момента создания компании McDonald’s в 1940 году во всем мире, включая территорию Украины.
Кроме этого, в деле было предоставлено заключение от Укрпатента о том, что ТМ Mc является хорошо известным знаком для услуг 29, 30 и 43 классов, а потому не нарушает прав ТМ McFlower имея регистрацию в 35 ии 44 классах. Хотя, эа экспертиза признана ненадлежащим доказательством, так как она научно-техническая перед заявкой и не отвечает положениям ст.ст.102, 106 Гражданского кодекса Украины.
Таким образом, суд взял во внимание заключение судебной экспертизы, которую было назначено в рамках рассмотрения дела, относительно объектов права интеллектуальной собственности от 21 декабря 2020 года. Согласно заключения экспертов, торговая марка McFlower «является схожей настллько, что её можна спутать с надлежащей «МакДональдз Интернэшенл Проперти Компани Лтд» — хорошо известной торговой маркой Mc, которая имеет усиленную правовую охрану в сравнении с обычными зарегистрованными ТМ». Также спорная торговая марка может ввести в заблуждение потребителей относительно услуг, которые предоставляет компания McDonald’s.
Результаты экспертизы по делу
1) ТМ McFlower содержит существенную часть «Mc», которая отображает принадлежащую МакДональдз Интернэшенл Проперти Компани, Лтд., компании штата Делавер хорошо известную торговую марку «Mc»,
2) Все услуги 35 класса, а также такие услуги 44 класса, как изготовление венков; компонование цветов, для которых зарегистрировано торговую марку TM McFlower за свидетельством от 25 июня 2020 года, является схожим с товарами и услугами, относительно которых торговую марку «Mc» признаноно хорошо известной в Украине,
3) Относительно всех услуг 35 та 44 классов, приведених в свидетельстве ТМ McFlower, зарегистрированная за указаным свидетельством ТМ является такой, которая может ввести в заблуждение относительно лица, которое предоставляет услуги,
В результате проведения сравнительного исследования установлено, что между исследуемыми обозначениями присутствуют фонетические, визуальные и семантические подобия, чем обуславливается наличие между ними сходства до степени смешения.
Таким образом, не могут быть зарегистрированы как торговые марки обозначения, которые являются: подобными или схожими настолько, что их можно сплутать со знаками других лиц, если эти знаки охраняются без регистрации на территории Украины на основании международных договоров Украины, в частности торговыми марками, признаными хорошо известными согласно статье 6 bis Парижской конвенции».
Также в подтверждение требований истец наводит подпункт 4.3.2.4. Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу свидетельства Украины на знак для товаров и услуг, утвердженных приказом Государственного патентного ведомства Украины от 28 июля 1995 г. № 116 (в редакции приказа Государственного патентного ведомства Украины от 20 августа 1997 г. № 72) и зарегистрированных в Министерстве юстиции Украины 2 августа 1995 г. за № 276/812 с дальнейшими изменениями и дополнениями обозначения, согласно с которым заявленное обозначение как знак, отклоняется от регистрации в случае его схожести с знаком, что охраняется в Украине согласно ст. 6 bis Парижской конвенции и всеобщая известность которого очевидна.
Истец обозначает, что еще до даты подачи ответчиком 2 заявки на регистрацию спорной ТМ McFlower МакДональдз Интернэшенл Проперти Компани, Лтд. уже был собственником хорошо известной торговой марки «Mc», по состоянию на 01 июня 2009 г. Кроме того, истец ссылается на статью 4 Рекомендаций ВОИВ согласно которой «знак находится в конфликте с хорошо известным знаком, даже когда он не полностью, но и своей существенной частью составляет воспроизведение, имитацию, перевод или транслитерацию хорошо известного знака, что может вызвать смешение».
На основании собраных в деле доказательств, включая не только заключение эксперта № 202, но и, в частности, опрос потребителей относительно хорошо известной торговой марки «Мс» от 02 декабря 2016 года, суд пришел к выводу о том, что спорная ТМ McFlower через включение к ее составу хорошо известной торговой марки «Мс» Истца является такой, что может ввести в заблуждение потребителей относительно лица, которое производит товар или предоставляет услуги с учетом регистрации, признание хорошо известной и интенсивного использования ранее зарегистрированной и хорошо известной торговой марки «Mc», которая у большинства потребителей ассоциируется именно с ресторанами «McDonald’s».
Отдельно суд обязал решением взысккать с гражданина Евгения Леськова 26 925,50 грн судебных затрат (что включают в себе: сбор за подачу искового заявления и заявления о принятии предохранительных мер, затраты на подготовку заключения эксперта) в пользу американской компании «МакДональдз Интернэшнл Проперти Компани, Лтд».
И помните – наша компания не просто регистрирует для вас ТМ, но и очень тщательно проверяет все возможные риски, чтоб не случилось нарушений, как в этом деле. Ожидаем ваших обращений и с радостью предоставим профессионально и оперативно правовую помощь в отношении защиты прав интеллектуальной собственности.
